Casi en todo el mundo se distingue entre derechos de propiedad industrial y derechos de autor como dos ramas de un mismo tronco común llamado intellectual property en inglés y propriété intellectuelle en francés. Desgraciadamente, en España y en algunos países sudamericanos no hay un término para referirse a este tronco común y la expresión propiedad intelectual se asimila sólo a la rama de los derechos de autor. Por eso, y con el fin de evitar malentendidos, en esta guía nos referiremos al tronco común como propiedad intelectual-industrial. Las principales modalidades de propiedad intelectual-industrial son:

La patente es un título de propiedad intelectual-industrial otorgado por un estado al autor de una invención, o a quien lo haya contratado para inventar, mediante el cual se le concede el derecho a excluir de la explotación de la invención a aquél que no tenga consentimiento para ello. La patente se concede en el territorio del estado y durante un tiempo determinado, a cambio de dar la invención a conocimiento público. A fin de que sea patentable, la invención tiene que cumplir ciertos requisitos:

• La invención tiene que ser nueva, es decir, no tiene que estar comprendida en el estado de la técnica (los conocimientos técnicos accesibles al público hasta el momento).
• Tiene que implicar actividad inventiva, o sea, no tiene que ser obvia para un experto que conozca el estado de la técnica.
• La invención tiene que tener carácter técnico y aplicabilidad industrial.
• La descripción de la invención tiene que ser suficiente a fin de que un experto que conozca el estado de la técnica la pueda ejecutar.
• Las reivindicaciones, que definen el objeto de la protección, tienen que ser claras y referirse todas a un único concepto inventivo (o sea, tener unidad de invención).

Hay que tener en cuenta que el derecho de patente no garantiza por sí mismo que su propietario pueda explotar una invención. El derecho a explotar la invención se puede ver limitado por otras patentes anteriores o por regulaciones o legislación ajenas a la propiedad intelectual-industrial. Por ejemplo, tener la patente de un nuevo medicamento no permite comercializarlo si no se ha hecho el correspondiente proceso de registro sanitario. Lo que permite realmente la patente es impedir que alguien más fabrique la invención patentada o haga un uso comercial de la misma. Aun así, para ejercer realmente este derecho el titular de la patente tiene que mantener una actitud activa para controlar quién la puede estar infringiendo y actuar legalmente en contra.

Tal como hemos dicho anteriormente, una patente concede un derecho de exclusiva sobre una invención garantizado por un estado durante un tiempo específico. Eso significa que si se quiere tener este derecho en más de un estado, será necesario solicitar una patente en cada uno de los países donde se quiera proteger la invención, cosa que es compleja y costosa, aunque hay maneras de simplificar trámites y reducir los gastos, como veremos a continuación. El proceso de patentar empieza generalmente con la presentación de una primera solicitud (en adelante, solicitud prioritaria) que crea un derecho de prioridad mundial y fija la fecha (en adelante, fecha de prioridad) en que se examina la patentabilidad. Como pasa en muchos otros países, para las invenciones hechas en España hace falta que la solicitud prioritaria se presente en la oficina de patentes del propio país, que en el caso español es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Las oficinas de cada país donde se quiere proteger la invención llevan a cabo su propio procedimiento de examen independientemente de las otras, a excepción de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que lleva a cabo un proceso de examen centralizado para todos los países del Convenio de la Patente Europea, a saber, todos los de la Unión Europea y otros como Suiza y Turquía. Una vez la OEP ha concedido la patente, sólo hace falta validarla (traducirla y pagar las tasas correspondientes en un tiempo determinado) en cada país concreto donde se quiera proteger la invención; en caso de no hacerlo, se perdería la protección.

En general, durante la tramitación de una solicitud de patente hay tres procesos que coinciden en muchas oficinas de patentes: el examen de forma, el informe de búsqueda y el examen de fondo. Para llevar a cabo todo el proceso la oficina de patentes designa a un examinador que está en diálogo permanente con el solicitante, de manera directa o a través de su representante si ha designado a uno.

• El examen de forma:
  
  Normalmente se realiza justo después de la presentación de la solicitud y verifica que el formulario de solicitud se haya cumplimentado correctamente: los inventores, la descripción y los dibujos de la invención, las reivindicaciones, el resumen, etc. También se verifica la unidad de invención y la exclusión de patentabilidad. Los defectos que se puedan encontrar en este examen se comunican al solicitante a fin de que los corrija en un plazo prefijado; si no lo hace, la oficina de patentes rechazará la solicitud.
  
  
• El informe de búsqueda:
  
  Tiene por objetivo determinar cuál es el estado de la técnica hasta el momento de la presentación de las diferentes reivindicaciones de la solicitud. Los documentos examinados incluyen tanto documentos de patentes como artículos científicos relacionados con el área tecnológica de la invención. El resultado de la búsqueda es un informe entregado al solicitante, citando los documentos que se tienen que tener en cuenta para valorar la novedad y la actividad inventiva de la invención.
  
  
• El examen de fondo:
  
   Se hace cuando la solicitud de patente ya ha sido publicada (a partir de los 18 meses desde la fecha de prioridad). El objetivo de este examen es verificar que se cumplen ciertas condiciones de patentabilidad: que la invención sea nueva, que tenga actividad inventiva, que sea aplicable industrialmente y que esté descrita de forma conveniente, clara y suficiente.

Igual que en el examen de forma, las posibles objeciones que surjan en esta etapa del examen, bien sea por parte del examinador como de terceros, se comunican al solicitante a fin de que responda en un tiempo determinado y, si no lo hace, la oficina denegará la patente.

En ningún sistema se garantiza la validez de la patente, ya que ésta podrá ser invalidada en una oposición en la misma oficina de patentes donde se ha concedido o posteriormente por la vía judicial.

El tiempo requerido para llevar a cabo el examen completo de la patente y, por lo tanto, para que pueda ser definitivamente concedida al solicitante, suele ser como mínimo de dos a tres años, pero se puede alargar mucho si salen puntos conflictivos durante alguna de las partes del examen.

La patente tiene una duración de 20 años contados a partir de la fecha de solicitud.

Si la solicitud se presenta simultáneamente en muchos países, los trámites pueden ser muy complejos y, sobre todo, costosos. Para simplificar estos trámites y reducir los gastos iniciales derivados de la solicitud en un grupo numeroso de países, se puede presentar una solicitud por la vía internacional o PCT (Patent Cooperation Treaty), que engloba la mayoría de los países industrializados y permite retrasar la entrada en las vías nacionales o en la vía europea hasta 30 meses después de la fecha de prioridad. Durante este periodo se pueden valorar mejor las expectativas de la invención y concretar a qué países hay que extender realmente la protección. Conviene remarcar que la estrategia para presentar una solicitud de patente en diferentes países depende mucho de los objetivos de la patente, del presupuesto disponible y de las expectativas comerciales de la invención. Antes de presentar la solicitud es importante establecer con claridad los objetivos y consultar a un profesional.

El esquema temporal de la presentación de la solicitud prioritaria seguida del PCT se presenta a continuación:

En este esquema hay diferentes momentos importantes:

• Prioridad:
  
  la fecha de prioridad es la fecha de la primera solicitud relacionada con la invención y marca el inicio del año de prioridad, durante el cual el solicitante dispone 1-Data de prioritat0 mes12 mesos18 mesos30 mesos... ... ...20 anysAny de prioritat2-Sol·licitud PCT3-Publicació 4-Inici vies nacionals o europea5-Concessió de patents nacionals6-Fi durada patent1-patent
  
  de la reserva de sus derechos para presentar solicitudes en otros países. A efectos de patentabilidad estas solicitudes constarán como presentadas en la fecha de prioridad. Un caso particular es el de Estados Unidos, donde el derecho de patente no se determina por la fecha de la primera solicitud, sino por la fecha de la primera concepción de la invención (que se puede probar con los cuadernos de laboratorio).
  
  
• Solicitud PCT:
  
  permite aplazar la entrada en las oficinas nacionales de todos los países suscritos al Tratado PCT hasta 30 meses desde la fecha de prioridad. La solicitud PCT se tiene que hacer dentro del año de prioridad.
  
  
• Publicación:
  
  a partir de 18 meses desde la fecha de prioridad se publica la solicitud PCT y la solicitud prioritaria, si ésta última no se ha abandonado.
  
  
• Inicio de los trámites en las oficinas nacionales o en la OEP:
  
  en los 30 meses siguientes a la fecha de prioridad (18 meses desde la solicitud PCT) se debe haber iniciado los trámites en cada uno de los estados donde se quiera obtener la patente (Estados Unidos, Japón, Canadá, etc.) o en la Oficina Europea de Patentes, si se quiere patentar en diversos países de Europa. En todos los países donde no se haya tramitado la solicitud nacional o europea dentro de este plazo, la invención dejará de estar protegida y pasará inmediatamente a ser de dominio público, ya que la primera solicitud ya ha sido publicada y, por lo tanto, la invención deja de cumplir el requisito de novedad.
  
  
• Concesión de las patentes nacionales y europea:
  
  se hace después de los exámenes de cada una de las oficinas. Suelen concederse las patentes como mínimo 2 o 3 años después de estas solicitudes. Una vez concedida, hay que validar la patente europea en los países de interés, que normalmente incluyen Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España, pero que nunca llegan a los 36 países posibles. A partir de este momento, para mantener la patente hay que pagar las tasas anuales fijadas por las oficinas nacionales de patentes.
  
  
• Fin de la duración de la patente:
  
  20 años desde la fecha de solicitud (sea solicitud PCT o nacional). En el caso de medicamentos o productos fitosanitarios, se puede alargar la protección un máximo de cinco años.

Una práctica habitual es abandonar la solicitud prioritaria durante el año de prioridad (cuándo todavía no es pública) y volver a presentarla. Eso crea una nueva fecha de prioridad y permite redactar mejor la solicitud, con los avances incorporados en la invención. Esta estrategia, sin embargo, no está exenta de riesgo, ya que de la misma manera que la patente de interés es todavía secreta, puede haber otras con fecha de de prioridad posterior que todavía no estén publicadas. Cuando se abandona la solicitud prioritaria y se crea una nueva fecha de prioridad, podría ser que estas otras solicitudes no publicadas, de las cuales no se puede tener noticia, constituyan antecedentes que rompan la novedad. En todo caso, antes de tomar la decisión de abandonar la solicitud y volver a presentarla, hay que informarse de si hay otros equipos de investigación trabajando sobre el mismo tema y actualizar la búsqueda de documentos relacionados para intentar minimizar el mencionado riesgo.

Los inventores son las personas físicas que han hecho una contribución intelectual a la concepción de alguna de las reivindicaciones de que definen la invención. En el momento de declarar quiénes son los inventores para solicitar la patente, es importante incluir a todas las personas que hayan intervenido directamente en la invención, pero a nadie más. Este punto es especialmente importante en las patentes de Estados Unidos, ya que cualquier error u omisión en la relación de inventores puede hacer que la patente sea inválida.

Muy a menudo, los inventores han desarrollado el proyecto que ha conducido a la solicitud de patente en el marco de un contrato laboral con una persona jurídica, como una empresa, una universidad o una institución pública de investigación. En estos casos, estas personas jurídicas suelen tener la propiedad de los derechos provenientes de la solicitud de patente. Como propietarios de los derechos, los titulares tienen la obligación de cubrir los costes de la tramitación de las solicitudes nacionales o internacionales, y tienen el derecho de establecer acuerdos de licencia o cesión con terceros para la explotación comercial de la invención. En algunos casos, los inventores pueden recibir alguna compensación económica por parte de los titulares, pero siempre según la normativa laboral y las normativas internas de las correspondientes instituciones.

Para facilitar los trámites de solicitud de patentes y los contratos de licencia o cesión cuando hay varias personas físicas o jurídicas que tienen derecho sobre una invención, es frecuente que, mediante un contrato privado, se escoja a una como solicitante única ante las oficinas de patentes. Que el único solicitante sea una universidad pública española comporta un notable abaratamiento, ya que la OEPM no cobra ninguna tasa en el procedimiento nacional y hace un descuento de la orden de dos tercios de las tasas en el procedimiento PCT.

Cuando se desarrolla un proyecto tecnológico orientado a obtener invenciones patentables, hay diferentes puntos que se deben tener en cuenta para intentar proteger los resultados de la investigación:

• Hacer una búsqueda bibliográfica inicial:
  
  como paso previo al inicio del proyecto es muy conveniente realizar una búsqueda bibliográfica tan amplia como sea posible a fin de averiguar cuál es el estado de la técnica en un área determinada. Eso permitirá ahorrar esfuerzos en líneas de investigación que ya hayan sido publicadas o patentadas y orientar el proyecto para intentar que cumpla el requisito de novedad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta búsqueda no reflejará todas aquellas solicitudes de patentes que estén en trámite en las oficinas nacionales de patentes y que todavía no se hayan publicado porque no han transcurrido 18 meses desde su fecha de prioridad.
  
  
• No hacer ninguna autodivulgación de la invención:
  
  una vez iniciada la investigación, debe evitarse cualquier tipo de comunicación pública de los resultados obtenidos (artículos, conferencias, tesis doctorales, informes para terceros sin acuerdo de confidencialidad, etc.). Si ya se ha hecho una publicación de la invención, se ha perdido la posibilidad de patentar, con la excepción de Estados Unidos, donde se puede solicitar una patente hasta 12 meses después de que se haya hecho pública la invención.
  
  
• Llevar cuidadosamente los registros de laboratorio:
  
  si se quiere pedir una patente en Estados Unidos (cosa que interesará hacer siempre que la invención tenga importancia comercial) es muy importante llevar correctamente los registros o diarios del laboratorio, ya que si hay conflicto entre dos equipos de investigación la oficina estadounidense de patentes se basará en la fecha en que se hizo la concepción de la invención para otorgar la prioridad. Llevar correctamente los registros de laboratorio implica, entre otras cosas, que los diarios estén firmados y fechados por el inventor y visados por una persona ajena al equipo de inventores.
  
  
• Asesorarse por expertos en patentes:
  
  es muy importante poner la redacción de la patente y todos los trámites de gestión en manos de profesionales del sector (agencias de patentes). Si la investigación se ha realizado dentro del ámbito universitario, el organismo encargado de las patentes de la universidad, normalmente la OTRI (Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación), asesora a los inventores sobre la mejor estrategia para obtener la patente y para explotar la invención.

Otra cuestión que se plantea en un proyecto de investigación es cuál es el momento adecuado para patentar los resultados obtenidos. Si se retrasa la solicitud de la patente existe el riesgo de que otros competidores soliciten una patente sobre el mismo tema con una fecha de prioridad anterior. Eso complicaría la posterior presentación de la patente e incluso podría invalidarla por completo, cosa que provocaría la pérdida de toda la inversión realizada hasta el momento en el proyecto de investigación.

Por otra parte, una solicitud prematura, hecha antes de poder describir realizaciones y resultados concretos de la investigación, también puede ser muy perjudicial, ya que no se obtiene un derecho fuerte y se dificulta el hecho de obtenerlo más adelante. Además, llevar a cabo todos los desarrollos posteriores consumirá parte de los 20 años de duración de la patente y, por lo tanto, se reducirá su expectativa de explotación comercial.

En definitiva, en cada caso hay que estudiar la estrategia adecuada valorando el estado del proyecto de investigación y la actividad de posibles competidores.

Es evidente que la solicitud de una patente requiere una considerable inversión económica y de tiempo, no sólo en trámites y gastos oficiales con las oficinas de patentes sino también en redacción, traducciones, honorarios de los agentes de patentes, de los abogados, etc. Así pues, ¿por qué hay que patentar?

La patente permite disfrutar del monopolio de un producto o de un proceso en un estado, o negociar con este monopolio mediante la venta o licencia de la patente. Cuando la inversión necesaria para llevar al mercado un producto o un servicio tecnológico es grande (por ejemplo, en la industria farmacéutica), es imprescindible evitar que los competidores puedan copiar el producto y aprovecharse de los rendimientos comerciales de la invención sin invertir en su desarrollo. La cuestión de fondo es la protección ante la imitación de una información asociada a una inversión económica. Las patentes fomentan el desarrollo tecnológico mediante la divulgación de nueva tecnología y el estímulo de la I+D en las empresas.

Las patentes son un activo esencial para la viabilidad de nuevas empresas de base tecnológica. Dado que estas empresas raramente tienen los recursos necesarios para llevar al mercado ellas solas los nuevos productos, será vital conseguir inversores y socios de desarrollo que aporten estos recursos. La valoración de estas empresas por parte de los inversores se basa, entre otras cosas, en sus patentes o licencias, que determinan su potencial de mercado. Incluso en muchos casos, cuando los desarrollos son tan largos, el modelo de negocio de las empresas de alto contenido tecnológico no se basa en vender sus productos directamente a los consumidores, sino en vender o licenciar las patentes a otras empresas mayores que desarrollarán los productos y los comercializarán.

En el caso de invenciones que resultan de proyectos de investigación universitarios (o de otros centros públicos), hay que destacar que obtener derechos de solicitud de patente para los países más industrializados tiene un coste pequeño (durante los primeros 30 meses) y que el hecho de licenciar estos derechos puede contribuir a incrementar significativamente los recursos económicos destinados a la investigación. Además, el hecho de solicitar una patente nunca impide publicar los resultados obtenidos, siempre que se tenga mucho cuidado de hacerlo después de la fecha de prioridad.

Hay muchos ejemplos de patentes que han dado beneficios enormes, pero hay que advertir que globalmente sólo un pequeño porcentaje de las invenciones patentadas llega realmente al mercado y permite recuperar las inversiones. Hay que valorar con el mayor cuidado posible las expectativas del producto en el mercado y estar dispuesto a abandonar a tiempo una solicitud o una patente que no será rentable. El hecho de poder presentar la solicitud nacional como prioritaria y más adelante la PCT permite tener 30 meses de exclusividad sobre la invención a un coste relativamente bajo. Durante este periodo se deberá estudiar a fondo el posible mercado del producto y hacer esta valoración para decidir con el máximo de información posible si se seguirán las vías nacionales y en qué países.

La razón genuina de patentar es para disfrutar del derecho a impedir la explotación de la invención de manera eficaz o licenciar este derecho a un tercero. Si eso es lo que se persigue, hay que obtener una patente fuerte (o sea, válida y eficaz), lo cual sólo se consigue si:

• La invención es susceptible de ser imitada.
• Se confía en poder detectar la eventual infracción.
• Se confía en poder probar la eventual infracción ante un tribunal.
• Se confía en que la posible condena del infractor compensaría los gastos y las molestias de patentar, pleitear, etc.
• Se considera que la invención es patentable.
• Se confía en convertir las solicitudes de patentes en patentes concedidas y válidas en los países de interés.

Además de la razón genuina, desde un punto de vista empresarial, puede haber otras razones para patentar aunque no se obtenga una patente fuerte. Así pues, patentar puede convenir:

• Para publicar a voluntad a un precio moderado, con la intención de impedir a otro que patente (en el caso de la universidad esta razón no tendría mucho sentido, ya que normalmente se hace una publicación científica).
• Para embellecer una licencia de know-how acompañándola de una licencia de patente.
• Para dar una imagen tecnológicamente adelantada, que impresione a las autoridades y que pueda servir para obtener homologaciones y subvenciones.
• Por motivos de marketing: para animar a los empleados y vendedores, para poder poner "pendiente de patente", etc.